分割與補正(第16條之2、第17條之2)
核心要點
- 指定商品/服務或商標的補正如構成要旨變更,審查官須以決定卻下該補正(第16條之2)
- 指定商品/服務的範圍變更或擴大(包括變更為其他類似商品)為要旨變更;減縮不是要旨變更
- 商標圖樣的補正原則上均為要旨變更,僅極少數例外(如刪除付記的部分)
- 補正被卻下後,出願人可在謄本送達日起3個月內就補正後商標提出新出願(第17條之2)
- 新出願視為在手續補正書提出時所為,且原出願視為撤回
- 非傳統商標(立體、動態、色彩、音、位置商標)有特殊的要旨變更例外規定
- 國際商標登錄出願不適用補正卻下後新出願制度(第68條之18)
補正卻下制度概述
第16條之2的基本架構
第16條之2規定了補正卻下制度:當願書記載的指定商品/服務或商標的補正構成「要旨變更」時,審查官必須以決定卻下該補正。
| 項次 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 第1項 | 要旨變更的補正須卻下 | 審查官以決定卻下 |
| 第2項 | 卻下決定須附理由 | 以文書為之,並附理由 |
| 第3項 | 卻下後的冷卻期 | 決定謄本送達日起3個月內不得對該出願作查定 |
| 第4項 | 審判請求時的中止 | 出願人對卻下決定請求審判時,審查中止至審決確定 |
指定商品/服務的要旨變更判斷
要旨變更的情形
範圍變更:指定商品/服務變更為其他商品/服務,即使是類似商品也構成要旨變更。
- 例:第32類「ビール」→ 第33類「洋酒」(變更為非類似商品)
範圍擴大:指定商品/服務的範圍被擴大,包括擴大至類似商品的情形。
- 例:第12類「貨物自動車」→ 第12類「自動車」(下位→上位概念的擴大)
非要旨變更的情形
範圍減縮:
- 例:第21類「食器類」→「コップ、茶わん」(包括表示→具體表示的減縮)
- 例:第41類「娯楽施設の提供」→「カラオケ施設の提供、その他の娯楽施設の提供」
誤記訂正、明瞭化:不構成要旨變更。
小売等役務(零售等服務)的特殊規則
| 補正類型 | 判斷 |
|---|---|
| 總合小售 → 特定小售 | 要旨變更 |
| 特定小售 → 總合小售 | 要旨變更 |
| 特定小售的取扱商品減縮 | 非要旨變更 |
| 特定小售的取扱商品變更/擴大 | 要旨變更 |
| 小售役務 → 商品 | 要旨變更 |
| 商品 → 小售役務 | 要旨變更 |
商標圖樣的要旨變更判斷
原則:所有補正均為要旨變更
願書記載商標的補正,原則上均構成要旨變更。具體包括:
- 變更或刪除商標中的文字、圖形、記號或立體形狀
- 追加文字、圖形、記號或立體形狀
- 變更商標的色彩
例外:付記的部分可刪除
如果商標中有付記的部分(其他部分具有識別力,且付記部分與識別力部分在構成上非一體),以下記載可以刪除而不構成要旨變更:
- 「JIS」「JAS」「プラマーク」「エコマーク」等品質/環境標誌
- 「特許」「実用新案」「意匠」等權利種類表示
- 商品的産地/販売地或役務的提供場所
標準文字相關的補正
| 補正類型 | 判斷 |
|---|---|
| 追加「標準文字」記載 | 原則要旨變更 |
| 追加「標準文字」(商標與標準文字同一時) | 例外:非要旨變更 |
| 刪除「標準文字」記載 | 要旨變更 |
| 追加色彩適用(第5條第6項但書) | 要旨變更 |
非傳統商標的補正特例
商標類型記載的補正
立體商標、動態商標、全像商標、色彩商標、音商標及位置商標的「類型記載」(第5條第2項)補正規則:
| 補正 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 追加類型記載 | 要旨變更 | 從願書商標及詳細說明/物件只能認識為該類型時,非要旨變更 |
| 刪除類型記載 | 要旨變更 | 立體商標:從願書只能認識為平面商標時,非要旨變更 |
| 變更類型記載 | 要旨變更 | 同追加的例外 |
各類型商標的詳細說明補正
立體商標:願書商標已記載但詳細說明未記載的標章,追加至詳細說明 → 非要旨變更。
動態商標:願書商標已記載但詳細說明未記載的標章或時間經過的變化狀態,追加至詳細說明 → 非要旨變更。
全像商標:願書商標已記載但詳細說明未記載的表示面說明,追加至詳細說明 → 非要旨變更。
色彩商標:詳細說明的色彩或比率與願書商標不一致時,修正為一致 → 非要旨變更。
音商標:
- 物件(音聲檔案)的演奏樂器與五線譜記載一致化 → 非要旨變更
- 追加五線譜未記載的歌詞 → 要旨變更
- 變更五線譜未指定演奏樂器的物件之演奏樂器 → 要旨變更
位置商標:詳細說明的標章附著位置與願書商標一致化 → 非要旨變更。
非傳統商標補正的核心原則
非傳統商標的補正判斷遵循一個核心原則:詳細說明或物件的補正,是否在願書記載商標的構成及態樣範圍內。如果補正後的內容仍在願書商標可辨識的範圍內(即「使詳細說明與願書商標一致化」),則非要旨變更。超出願書商標範圍的補正,則為要旨變更。
補正卻下後的新出願(第17條之2)
制度概要
第17條之2準用意匠法第17條之3,規定:補正被卻下後,出願人可在卻下決定謄本送達日起3個月內,就補正後的商標提出新出願。
新出願的效果
| 效果 | 內容 |
|---|---|
| 出願日遡及 | 新出願視為在手續補正書提出時所為 |
| 原出願消滅 | 原出願視為撤回 |
| 適用條件 | 須在新出願同時向特許廳長官提出欲適用本規定之書面 |
新出願的抉擇
出願人在補正被卻下後面臨選擇:(1)請求第45條第1項的審判(爭執卻下決定不當);(2)在3個月內就補正後商標提出新出願;(3)不採取行動,讓審查在原補正前的狀態下繼續。選擇(2)時須注意:新出願一旦提出,原出願自動視為撤回,無法回復。因此應審慎評估補正後商標是否確實值得追求。
國際商標登錄出願的補正限制
不適用的制度
第68條之18規定,國際商標登錄出願不適用以下制度:
| 不適用制度 | 條文 | 理由 |
|---|---|---|
| 補正卻下後新出願 | 第17條之2第1項(準用意匠法第17條之3) | 國際出願的商標已確定,無法以「補正後商標」新出願 |
| 新出願期間延長 | 第17條之2第2項(準用意匠法第17條之4) | 同上 |
國際出願可進行的補正
國際商標登錄出願可進行的補正極為有限:
- 指定商品/服務的減縮:僅能減少,不能擴大或變更(第68條之28)
- 時機限制:須在收到拒絕理由通知後,事件係屬審查/審判/再審期間
- 商標詳細說明:僅限擬制自國際登錄簿記載事項的部分可補正(第68條之28第2項)
- 商標本身:完全不可補正
非傳統商標的類型記載補正
審查基準特別規定,上述非傳統商標的類型記載補正及商標圖樣補正規則,不適用於國際商標登錄出願(第13節第4點)。國際出願的商標在國際登錄時即已確定,包括其商標類型。
實務上的補正策略
出願前的準備
- 商品/服務表述:使用特許廳公布的「類似商品/服務審查基準」中的標準表述,避免不明確的記載
- 商標圖樣:出願前確定最終版本,因為事後修改極為困難
- 非傳統商標:詳細說明須與願書商標嚴格一致,避免後續補正的需要
補正時的注意事項
- 減縮優先:面對拒絕理由時,先考慮減縮指定商品/服務(非要旨變更)
- 分割出願:對於國內出願,如果部分商品/服務可獲准、部分被拒絕,可考慮出願分割(第10條)
- 國際出願的提前確認:由於國際出願的補正空間極小,出願前務必透過MGS等工具確認各國可接受的表述
常見問題
Q1:補正卻下與拒絕查定有何不同?
補正卻下是對「補正行為」的否定,拒絕查定是對「出願本身」的否定。補正被卻下後,出願回到補正前的狀態繼續審查。出願人可以:(1)對卻下決定請求審判;(2)就補正後商標提出新出願(限國內出願);(3)不採取行動,等待審查繼續。而拒絕查定則是出願被最終拒絕,出願人只能透過拒絕查定不服審判來救濟。
Q2:「貨物自動車」補正為「自動車」是要旨變更,但「食器類」補正為「コップ」不是,為什麼?
關鍵在於「擴大」vs「減縮」。「貨物自動車」→「自動車」是從下位概念擴大至上位概念(範圍擴大),因為「自動車」包含貨物自動車以外的乘用車等,這是要旨變更。「食器類」→「コップ」則相反,是從上位概念(包括表示)減縮至下位概念的具體商品,範圍變小了,不是要旨變更。
Q3:國際出願完全不能修改商標嗎?連字體大小都不行?
是的。國際商標登錄出願的商標在國際登錄時即已確定,之後完全不可補正。這包括文字、圖形、色彩、大小等任何構成要素。如果發現商標有瑕疵或需要修改,唯一的方法是放棄現有的國際登錄,重新進行國際出願。這也是國際出願制度的主要缺點之一。
Q4:補正卻下後提出新出願,出願日如何計算?
新出願視為在「手續補正書提出時」所為(準用意匠法第17條之3第1項)。也就是說,新出願的出願日不是卻下決定日也不是新出願提出日,而是當初提出手續補正書的日期。這是為了保護出願人的利益,避免因補正被卻下而喪失先後順序。但須注意:原出願自動視為撤回,無法兩邊兼得。
Q5:非傳統商標的「詳細說明一致化」補正,具體如何操作?
以色彩商標為例:如果願書記載的商標顯示3種色彩以25%的比率組合,但詳細說明誤記為4種色彩以30%/30%/20%/20%的比率,可以將詳細說明補正為3種色彩25%比率,使其與願書商標一致。這屬於「使詳細說明與願書商標一致化」,非要旨變更。核心判斷標準是:補正後的詳細說明是否仍在願書記載商標的構成及態樣範圍內。