不正目的使用(第4條第1項第19號)
核心要點
- 第19號針對以不正目的使用他人周知商標的同一或近似商標,為前各號的補充條款
- 保護範圍不限於日本國內周知,外國周知商標亦受保護(一國周知即可,不須多國)
- 「不正の目的」包含不正利益取得、對他人加害、其他不正目的三種態樣
- 審查基準列舉六大考慮事由用於認定不正目的
- 滿足特定要件時可推認為不正目的:(1)一國以上周知或日本全國知名 + (2)造語或構成上顯著特徵
- 判斷時點為出願時+查定時(第4條第3項),雙重要件
- 典型適用場景:先取り的出願(搶註)、外國權利者的參入阻止、高額買取要求
制度概要與條文解析
第19號的規範目的
第4條第1項第19號規定:「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」,不得取得商標登錄。
本號的規範目的是遏止商標搶註(商標ブローカー行為)和以不正目的利用他人商譽的行為。其最大特徵在於:不僅保護日本國內周知的商標,還保護僅在外國周知的商標。
構成要件分解
| 要件 | 內容 | 特色 |
|---|---|---|
| 他人標章的周知性 | 日本國內或外國的需要者間廣泛認知 | 外國周知亦可,一國即足夠 |
| 商標的類似性 | 與他人周知商標同一或類似 | 含與他人商標結合後的類似 |
| 不正目的 | 不正利益取得、加害他人或其他不正目的 | 須積極認定,非僅消極推定 |
| 補充性 | 前各號不適用時才適用 | 兜底條款的性質 |
| 判斷時點 | 出願時+查定時 | 依第4條第3項 |
外國周知商標的保護
一國周知即可
審查基準明確規定:
- 日本以外的一國周知即為必要,不須在多國周知
- 商標在外國周知時,不問日本國內的周知性
這是第19號與第10號、第15號最大的區別。第10號和第15號都要求日本國內的周知性,而第19號則將保護擴展至僅在外國周知的商標。這反映了日本作為WTO會員、巴黎公約(透過TRIPS)義務國的國際責任,以及對抗跨國商標搶註的立法政策。
周知性的認定
周知性的認定準用第10號的基準(第3條第2項的判斷方法)。對於外國周知商標,需提出該外國市場中的使用、銷售、廣告等證據。
不正目的的認定
六大考慮事由
審查基準列舉了認定「不正の目的」時應考量的六大事由:
| 事由 | 內容 | 意義 |
|---|---|---|
| 1. 周知事實 | 他人商標在需要者間廣泛知名的事實 | 越知名,出願人「偶然獨立創作」的可能性越低 |
| 2. 造語性/顯著特徵 | 周知商標是否為造語或構成上有顯著特徵 | 造語的偶然一致機率極低,暗示模仿意圖 |
| 3. 進入日本的計畫 | 周知商標權者有進入日本市場的具體計畫 | 出願人可能意圖阻止其進入 |
| 4. 事業擴大計畫 | 周知商標權者有擴大事業規模的計畫 | 出願人可能意圖搶佔先機 |
| 5. 買取/代理店要求 | 出願人曾對權利者提出商標買取或代理店契約要求 | 搶註後以高價出售的典型行為模式 |
| 6. 信用毀損風險 | 出願人使用該商標可能毀損周知商標的信用、名聲、顧客吸引力 | 稀釋或醜化著名商標的風險 |
推定規則
推認為不正目的的要件
審查基準設定了一項重要的推定規則:滿足以下兩個要件時,推認為以不正目的使用:
- 一國以上的外國周知,或日本國內全國性知名的商標,與出願商標同一或極為類似
- 該周知商標為造語,或構成上有顯著特徵
這一推定規則大幅簡化了審查實務中不正目的的認定。當周知的造語商標被第三人以幾乎相同的形態申請登錄時,不需要額外證明出願人的主觀意圖,即可推認為不正目的。
推認的可反駁性
推認(推認して取り扱う)不是不可反駁的。出願人如果能提出合理的解釋(例如該商標是自己獨立創作的、具有不同的使用目的等),有可能推翻此推認。但實務上,當一個外國著名的造語商標被完全複製時,推翻推認極為困難。
典型適用場景
搶註外國商標
第19號最典型的適用場景是搶註外國周知商標。審查基準列舉了以下該當例:
- 先取り的出願:趁外國周知商標尚未在日本登錄之機,搶先出願以高額買取或阻止外國權利者進入日本市場
- 代理店契約強制:搶註後要求外國權利者締結代理店契約
- 稀釋化目的:即使無出所混同之虞,以稀釋(稀釈化)日本國內全國性知名商標的出所表示機能為目的
- 名聲毀損目的:以毀損知名商標名聲為目的
與含著名商標結合商標的關係
含有他人著名商標的結合商標,在各條號的適用判斷中,第19號處於最後的位置。當:
- 與著名商標類似,但商品不類似,且無出所混同之虞
- 但出願人有不正目的
此時適用第19號。這使得第19號成為著名商標保護體系中的最終安全網。
綜合判斷與判斷時點
總合的勘案
審查基準明確指出,第19號的該當性須總合的勘案(綜合考量)以下三個判斷要素:
- 周知度
- 商標的同一又は類似性の程度
- 不正の目的
三者之間具有補償關係。例如,周知度極高且為造語的商標被完全複製時,不正目的的認定門檻較低(幾乎可推認);反之,周知度不太高的商標,需要更強的不正目的證據。
判斷時點的雙重要求
依第4條第3項,第19號須在出願時已該當,且在查定時仍該當。如果出願時他人商標尚未周知,即使查定時已周知,不能適用第19號。
與第10號、第15號的比較
三條號的適用分野
| 比較項目 | 第10號 | 第15號 | 第19號 |
|---|---|---|---|
| 保護客體 | 日本國內周知的未登錄商標 | 日本國內周知/著名的商標 | 日本國內或外國周知的商標 |
| 商品範圍 | 同一或類似 | 不限(跨類混同) | 不限 |
| 混同要件 | 出所混同 | 出所混同 | 不要求混同 |
| 不正目的 | 不要求 | 不要求 | 必要 |
| 外國周知 | 不保護(須日本國內) | 須日本國內認知 | 保護(一國即可) |
| 補充性 | 無明文排除 | 排除第10-14號 | 排除前各號 |
常見問題
Q1:什麼樣的行為會被認定為「不正の目的」?
典型的不正目的包括:(1)搶先出願後以高額要求對方買回商標權;(2)搶註後阻止外國權利者進入日本市場或強制締結代理店契約;(3)以稀釋他人知名商標的出所表示功能為目的;(4)以毀損他人知名商標名聲為目的。審查基準列舉了六大考慮事由,綜合考量這些因素來認定不正目的。此外,當外國著名的造語商標被完全或極為近似地複製時,可推認為不正目的。
Q2:第19號保護外國周知商標,是否只要在任何一國周知即可?
是的。審查基準明確規定「我が国以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しない」。只要在一個外國中達到周知程度即可。而且,商標在外國周知時,不問日本國內的周知性。這是第19號最獨特的保護特徵,使其成為對抗跨國商標搶註的重要武器。
Q3:第19號的推認規則具體如何運作?
當以下兩個要件同時滿足時,推認為不正目的:(1)出願商標與一國以上外國周知或日本全國知名的商標同一或極為類似;(2)該周知商標為造語或構成上有顯著特徵。例如,外國著名的「ZXYTRON」(造語)商標被日本的第三人以「ZXYTRON」出願,即使該第三人未明確表示搶註意圖,仍會被推認為不正目的。出願人可提出反證(如獨立創作的證據),但實務上推翻此推認相當困難。
Q4:第19號與第15號的最大區別是什麼?什麼情形下第15號不適用而第19號適用?
最大區別有二:(1)第15號要求日本國內的認知度,第19號則外國周知即可;(2)第15號要求出所混同之虞,第19號不要求混同但須有不正目的。典型情形是:外國著名品牌在日本完全無知名度(無法適用第15號),但被日本的商標經紀人搶先出願意圖高價轉售(符合第19號的不正目的),此時只能適用第19號。
Q5:如何防範自己的商標被他人以第19號搶註?
最根本的防範是及早在日本申請商標登錄。即使目前沒有進入日本市場的計畫,如果品牌在其他國家已具知名度,建議預防性地在日本取得登錄。如果已被搶註,可以:(1)在審查階段提出資訊提供,引用第19號要求拒絕該出願;(2)出願已登錄的,提起無效審判(第19號無除斥期間限制,因為是基於不正目的的惡意出願);(3)蒐集出願人的搶註行為證據(如買取要求、其他品牌的搶註紀錄等)。
Q6:第19號的無效審判有除斥期間的限制嗎?
依商標法第47條的規定,基於第4條第1項第19號提起的無效審判,沒有除斥期間的限制。這與基於第10號、第11號、第15號的無效審判(5年除斥期間)不同。立法理由是:以不正目的取得的商標登錄,其違法性不因時間經過而減輕,不應因除斥期間而獲得存續的正當性。因此,即使搶註商標已登錄多年,仍可隨時提起無效審判。