制度概要與條文解析

第19號的規範目的

第4條第1項第19號規定:「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」,不得取得商標登錄。

本號的規範目的是遏止商標搶註(商標ブローカー行為)和以不正目的利用他人商譽的行為。其最大特徵在於:不僅保護日本國內周知的商標,還保護僅在外國周知的商標。

構成要件分解

要件 內容 特色
他人標章的周知性 日本國內或外國的需要者間廣泛認知 外國周知亦可,一國即足夠
商標的類似性 與他人周知商標同一或類似 含與他人商標結合後的類似
不正目的 不正利益取得、加害他人或其他不正目的 須積極認定,非僅消極推定
補充性 前各號不適用時才適用 兜底條款的性質
判斷時點 出願時+查定時 依第4條第3項

外國周知商標的保護

一國周知即可

審查基準明確規定:

  • 日本以外的一國周知即為必要,不須在多國周知
  • 商標在外國周知時,不問日本國內的周知性

這是第19號與第10號、第15號最大的區別。第10號和第15號都要求日本國內的周知性,而第19號則將保護擴展至僅在外國周知的商標。這反映了日本作為WTO會員、巴黎公約(透過TRIPS)義務國的國際責任,以及對抗跨國商標搶註的立法政策。

周知性的認定

周知性的認定準用第10號的基準(第3條第2項的判斷方法)。對於外國周知商標,需提出該外國市場中的使用、銷售、廣告等證據。

不正目的的認定

六大考慮事由

審查基準列舉了認定「不正の目的」時應考量的六大事由:

事由 內容 意義
1. 周知事實 他人商標在需要者間廣泛知名的事實 越知名,出願人「偶然獨立創作」的可能性越低
2. 造語性/顯著特徵 周知商標是否為造語或構成上有顯著特徵 造語的偶然一致機率極低,暗示模仿意圖
3. 進入日本的計畫 周知商標權者有進入日本市場的具體計畫 出願人可能意圖阻止其進入
4. 事業擴大計畫 周知商標權者有擴大事業規模的計畫 出願人可能意圖搶佔先機
5. 買取/代理店要求 出願人曾對權利者提出商標買取或代理店契約要求 搶註後以高價出售的典型行為模式
6. 信用毀損風險 出願人使用該商標可能毀損周知商標的信用、名聲、顧客吸引力 稀釋或醜化著名商標的風險

推定規則

推認為不正目的的要件

審查基準設定了一項重要的推定規則:滿足以下兩個要件時,推認為以不正目的使用:

  1. 一國以上的外國周知,或日本國內全國性知名的商標,與出願商標同一或極為類似
  2. 該周知商標為造語,或構成上有顯著特徵

這一推定規則大幅簡化了審查實務中不正目的的認定。當周知的造語商標被第三人以幾乎相同的形態申請登錄時,不需要額外證明出願人的主觀意圖,即可推認為不正目的。

推認的可反駁性

推認(推認して取り扱う)不是不可反駁的。出願人如果能提出合理的解釋(例如該商標是自己獨立創作的、具有不同的使用目的等),有可能推翻此推認。但實務上,當一個外國著名的造語商標被完全複製時,推翻推認極為困難。

典型適用場景

搶註外國商標

第19號最典型的適用場景是搶註外國周知商標。審查基準列舉了以下該當例:

  • 先取り的出願:趁外國周知商標尚未在日本登錄之機,搶先出願以高額買取或阻止外國權利者進入日本市場
  • 代理店契約強制:搶註後要求外國權利者締結代理店契約
  • 稀釋化目的:即使無出所混同之虞,以稀釋(稀釈化)日本國內全國性知名商標的出所表示機能為目的
  • 名聲毀損目的:以毀損知名商標名聲為目的

與含著名商標結合商標的關係

含有他人著名商標的結合商標,在各條號的適用判斷中,第19號處於最後的位置。當:

  • 與著名商標類似,但商品不類似,且無出所混同之虞
  • 但出願人有不正目的

此時適用第19號。這使得第19號成為著名商標保護體系中的最終安全網

綜合判斷與判斷時點

總合的勘案

審查基準明確指出,第19號的該當性須總合的勘案(綜合考量)以下三個判斷要素:

  1. 周知度
  2. 商標的同一又は類似性の程度
  3. 不正の目的

三者之間具有補償關係。例如,周知度極高且為造語的商標被完全複製時,不正目的的認定門檻較低(幾乎可推認);反之,周知度不太高的商標,需要更強的不正目的證據。

判斷時點的雙重要求

依第4條第3項,第19號須在出願時已該當,且在查定時仍該當。如果出願時他人商標尚未周知,即使查定時已周知,不能適用第19號。

與第10號、第15號的比較

三條號的適用分野

比較項目 第10號 第15號 第19號
保護客體 日本國內周知的未登錄商標 日本國內周知/著名的商標 日本國內或外國周知的商標
商品範圍 同一或類似 不限(跨類混同) 不限
混同要件 出所混同 出所混同 不要求混同
不正目的 不要求 不要求 必要
外國周知 不保護(須日本國內) 須日本國內認知 保護(一國即可)
補充性 無明文排除 排除第10-14號 排除前各號