美國商標意圖使用(ITU)申請制度完整概覽
核心要點
- 美國商標法§1(b)允許申請人在尚未實際使用商標前,基於善意意圖(bona fide intention)提交商標申請,取得申請日優先權
- ITU申請需經歷兩階段審查:初步審查(審查可註冊性)與第二階段審查(審查使用聲明),最終須提交使用證據才能獲准註冊
- 使用聲明分為兩種:Amendment to Allege Use(AAU)在公告前提交,Statement of Use(SOU)在NOA核發後提交
- 公告核准後至NOA核發前存在「黑暗期」(Blackout Period),期間不得提交任何使用聲明
- ITU申請人最多可獲得NOA後3年(6個月 + 5次延展)的時間準備實際使用,但每次延展須繳費並說明正當理由
- 善意意圖的宣誓聲明必須包含「in commerce」用語,USPTO通常在ex parte審查中不主動質疑善意意圖的真實性
- ITU申請可申請分割(Request to Divide),將已使用的商品/服務先行取得註冊,未使用部分繼續等待
- 團體商標與證明商標的ITU申請須額外聲明申請人有善意意圖並有權行使合法控制
ITU制度的立法背景與核心概念
從使用主義到意圖使用
美國商標法傳統上採取「使用主義」(use-based system),要求申請人在提出商標申請前必須已在商業中實際使用該商標。然而,1988年商標法修正案(Trademark Law Revision Act)引入了§1(b)意圖使用(Intent-to-Use, ITU)申請制度,允許申請人在尚未實際使用商標前,僅基於善意使用意圖即可提出申請。
此一修正的立法目的在於:消除申請人為取得申請日優先權而被迫進行「象徵性使用」(token use)的不當實務,並使美國商標制度更加符合國際慣例。ITU制度使申請人得以在商品或服務正式推出市場前,即取得申請日的優先權保護。
善意意圖的法律定義
依據商標法§1(b)(1)(15 U.S.C. §1051(b)(1)),申請人得基於「在顯示善意之情況下,有在商業中使用商標之善意意圖」提出申請。TMEP §1101明確規定,ITU申請必須包含一份經宣誓之聲明,確認申請人具有在商業中使用該商標的善意意圖。
| 申請類型 | 善意意圖聲明內容 | 法規依據 |
|---|---|---|
| 一般商標/服務標章 | 申請人有在商業中使用商標的善意意圖 | 15 U.S.C. §1051(b)(3)(B); 37 C.F.R. §2.34(a)(2) |
| 團體商標/團體服務標章 | 申請人有善意意圖並有權對商標在商業中之使用行使合法控制 | 37 C.F.R. §2.44(a)(4)(ii) |
| 團體會員標章 | 申請人有善意意圖並有權對商標在商業中之使用行使合法控制 | 37 C.F.R. §2.44(a)(4)(ii) |
| 證明標章 | 申請人有善意意圖並有權對商標在商業中之使用行使合法控制 | 37 C.F.R. §2.45(a)(4)(ii)(C) |
善意意圖的審查態度
依TMEP §1101規定,USPTO在ex parte審查程序中,通常不會主動評估申請人善意意圖的真實性。申請人的宣誓聲明通常即構成善意的充分證據。善意問題通常在inter partes程序(如異議或撤銷程序)中才會被深入審查。但如果案卷記錄上的證據明顯顯示申請人不具善意使用意圖(例如指定的商業活動違反其他聯邦法律),審查官仍可提出質詢。
善意意圖的用語要求
宣誓聲明中「in commerce」一詞為必要用語,不得以其他文字替代(In re Custom Techs., Inc., 24 USPQ2d 1712)。但「bona fide」可以用「good faith」替代,其他合理的文字變化也可接受(In re B.E.L.-Tronics Ltd., 24 USPQ2d 1397, 1400)。以電子方式透過TEAS系統提交的申請使用標準表格,通常不會有用語問題。
ITU申請的完整生命週期
從申請到註冊的流程總覽
ITU申請與一般使用基礎申請的最大差異在於:審查官可能對同一申請進行兩次審查,且申請人必須在取得註冊前提交使用證據。依TMEP §1102的規定,完整流程可分為以下關鍵階段:
| 階段 | 程序內容 | 時間框架 | 關鍵要求 |
|---|---|---|---|
| 1. 提交申請 | 基於善意意圖提出§1(b)申請 | 取得申請日 | 善意意圖宣誓聲明、商標圖樣、商品/服務描述 |
| 2. 初步審查 | 審查官審查可註冊性(第一次審查) | 申請後約3-6個月 | 與一般申請相同標準,但無須使用證據 |
| 3A. 提交AAU(可選) | 在公告前提交Amendment to Allege Use | 申請日後至公告核准前 | 使用日期、使用樣本、宣誓聲明 |
| 3B. 核准公告 | 商標刊登於Official Gazette供異議 | 初審通過後 | 30天異議期間 |
| 4. 黑暗期 | 不得提交任何使用聲明 | 公告核准後至NOA核發前 | -- |
| 5. NOA核發 | 核發Notice of Allowance | 無異議或異議不成立後 | -- |
| 6. 提交SOU或延展 | 提交Statement of Use或延展請求 | NOA後6個月內 | 使用日期、使用樣本、每類費用 |
| 7. 第二次審查 | 審查官審查使用聲明(第二次審查) | SOU提交後 | 使用樣本的適格性、使用日期的正確性 |
| 8. 核准註冊 | 發證註冊 | SOU通過審查後 | 所有瑕疵已補正 |
兩種使用聲明的比較
ITU申請人必須在註冊核發前提交使用聲明(allegation of use),證明商標已在商業中實際使用。依TMEP §1103規定,使用聲明分為兩種,主要差異在於提交時間:
| 比較面向 | Amendment to Allege Use (AAU) | Statement of Use (SOU) |
|---|---|---|
| 法規依據 | 15 U.S.C. §1051(c) | 15 U.S.C. §1051(d) |
| 提交時間 | 申請日後至公告核准前 | NOA核發後6個月內(含延展) |
| 適用情境 | 商標在審查期間即已開始使用 | 商標在NOA核發後才開始使用 |
| 可否延展 | 否 | 可申請最多5次延展(共3年) |
| 黑暗期限制 | 公告核准後即不可提交 | NOA核發前不可提交 |
| 撤回可能性 | 可撤回(37 C.F.R. §2.76(f)) | 不可撤回(TMEP §1109.17) |
初步審查程序與實質審查
初步審查的範圍
依TMEP §1102規定,ITU申請在初步審查階段適用與其他申請相同的審查程序與標準。審查官必須在初步審查時盡可能提出所有可能的駁回理由與補正要求,包括商標法§1和§2(a)至(e)的各項實質審查事由:所有權、欺騙性、混淆可能性、純描述性、地理意義、姓氏意義等(In re Bacardi & Co., 48 USPQ2d 1031, 1035)。
值得注意的是,審查官不應在SOU審查階段才提出本應在初步審查時即可提出的駁回理由,除非不提出將構成明顯錯誤。但與使用直接相關的駁回理由(如裝飾性駁回),通常應在申請人提交使用聲明及使用樣本後才予以審查。如果審查官在初步審查時已預見此類問題,得作為禮貌性提示告知申請人。
審查官的調查權限
依TMEP §1102.01規定,審查官應透過所有可用來源調查可註冊性問題。審查官可依37 C.F.R. §2.61(b)要求申請人提供關於商標預定使用方式的文獻或說明。此外,審查官也應搜尋申請人的網站以獲取商品/服務的相關資訊。在In re Promo Ink案(78 USPQ2d 1301, 1303)中,TTAB明確表示:ITU申請的性質不限制審查官的證據選項,也不使申請人免於提供其持有的證據。
圖樣審查與§2(f)主張
依TMEP §1102.02規定,初步審查階段的圖樣審查主要聚焦於圖樣的形式合規性,包括37 C.F.R. §§2.52、2.53及2.54的要求。申請人不得修改圖樣至構成商標的實質變更(37 C.F.R. §2.72(b)(2))。
關於§2(f)後天識別性(acquired distinctiveness)的主張,依TMEP §1102.04規定,ITU申請有特殊的程序規定。由於申請人在ITU階段尚未開始使用商標,後天識別性的舉證方式與使用基礎申請有所不同,詳見TMEP §§1212.09至1212.09(b)。
黑暗期與時程管理
黑暗期的定義與成因
依TMEP §1104.03(b)規定,所謂「黑暗期」(Blackout Period)是指商標被核准公告後至NOA核發前的期間。37 C.F.R. §2.76(a)(1)規定AAU不得在公告核准後提交,37 C.F.R. §2.88(a)(1)規定SOU不得在NOA核發前提交,兩規則結合形成使用聲明的空窗期。
黑暗期的存在有其程序邏輯:公告期間是提供第三人異議機會的法定程序,在此階段改變申請的使用狀態將造成程序混亂。TEAS系統會自動阻止申請人在黑暗期提交電子文件,如果透過紙本提交(限於符合例外的情形),USPTO會通知申請人該文件不合時宜並退還費用(In re Sovran Fin. Corp., 25 USPQ2d 1537)。
| 期間 | 可提交的文件 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 申請日至公告核准前 | Amendment to Allege Use (AAU) | 須對所有商品/服務皆已使用,或同時提交分割請求 |
| 公告核准後至NOA核發前(黑暗期) | 無法提交任何使用聲明 | TEAS系統自動阻止,紙本提交將被退回 |
| NOA核發後6個月內 | Statement of Use (SOU) 或延展請求 | 逾期未提交將導致申請放棄 |
黑暗期的實務應對
ITU申請人應養成定期在TSDR(Trademark Status & Document Retrieval,網址:https://tsdr.uspto.gov/)系統查詢申請狀態的習慣。在考慮提交AAU前,應先確認申請尚未被核准公告。如果已進入黑暗期,申請人應等待NOA核發後再提交SOU。
已提交但公告後才發現的AAU處理
依TMEP §1104.04規定,如果一份合時且符合最低要件的AAU在審查前商標即已被公告,審查官會聯繫申請人,給予撤回AAU的機會。如果申請人選擇撤回,NOA核發後可請求將原AAU視為SOU處理(須在NOA後6個月內提出書面請求)。如果申請人不撤回,審查官會將商標從公告撤回並審查AAU,審查通過後商標須重新公告。
延展申請機制概覽
延展時間的計算
依TMEP §1108規定,NOA核發後,申請人有初始6個月的時間提交SOU。如果申請人在期限內無法完成商業使用,可申請延展(Extension of Time to File Statement of Use)。每次延展為期6個月,最多可申請5次額外延展,使總期間達到NOA後36個月(3年)。
| 延展次數 | 累計時間(自NOA起) | 是否需要正當理由 | 費用(每類,TEAS標準) |
|---|---|---|---|
| 初始期間 | 6個月 | -- | -- |
| 第1次延展 | 12個月 | 否(僅需善意意圖聲明) | $125 |
| 第2次延展 | 18個月 | 是(Good Cause) | $125 |
| 第3次延展 | 24個月 | 是 | $125 |
| 第4次延展 | 30個月 | 是 | $125 |
| 第5次延展 | 36個月 | 是 | $125 |
正當理由要求
依TMEP §1108.02(f)至(h)規定,第一次延展僅需申請人宣誓仍有善意使用意圖。但第二次以後的延展,必須說明「正當理由」(good cause)。常見的正當理由包括:商品仍在開發或測試中、正在進行法規審批程序(如FDA審批)、正在建立銷售通路、正在與潛在授權人協商等。團體商標和證明商標各有其特定的正當理由要求。
申請分割制度
分割的適用場景
依TMEP §§1110-1110.12規定,ITU申請人可提交分割請求(Request to Divide),將一件申請分割為兩件以上的獨立申請。此制度對ITU申請人特別有價值,主要應用於以下場景:
- 部分商品已使用:商標已在部分商品/服務上使用,但在其他商品/服務上尚未使用。透過分割,已使用部分可先行取得註冊
- SOU部分準備就緒:在提交SOU時,部分商品/服務的使用證據已準備好,部分仍需時間
- 異議程序中的策略:部分商品/服務受到異議,透過分割可使未受異議的部分繼續進行
分割的程序要點
分割請求須注意以下要點:每件分割請求須繳納規費(TMEP §1110.02);有特定的提交時限(TMEP §1110.03);原申請中未屆期的回應期限適用於新產生的申請(TMEP §1110.05);分割後的新申請保留原申請日,不會喪失優先權。
此外,§44申請(基於外國申請,TMEP §1110.10)和§66(a)申請(基於馬德里議定書,TMEP §1110.11)各有其特殊的分割規則。§66(a)申請在所有權部分變更後的分割也有特別規定(TMEP §1110.11(a))。
ITU制度的策略運用與風險管理
ITU申請的策略優勢
ITU制度為商標申請人提供了多項策略優勢,使其成為品牌規劃中不可或缺的工具:
- 提早確保優先權:在商品或服務推出市場前即可取得申請日,防止他人搶先註冊或使用近似商標
- 品牌規劃的彈性:在品牌策略確定前即可先行申請,最多有3年6個月(含初始6個月加上審查期間)的時間完成商業使用
- 測試市場反應:申請人可在等待註冊的期間進行市場測試與消費者研究,確認商標的商業可行性
- 多品牌策略:企業可同時為多個候選商標提交ITU申請,最終選定最適合的商標投入使用
ITU與其他申請基礎的互動
一件商標申請可以同時具備多個申請基礎。例如,申請人可以對部分商品/服務基於§1(a)使用基礎,對其他商品/服務基於§1(b)意圖使用基礎。在多基礎申請中,§1(b)部分的商品/服務仍須提交使用聲明;NOA僅針對§1(b)部分核發。依TMEP §1102.03規定,如果§1(b)部分同時有§44基礎,在提交使用聲明並請求轉至補充註冊簿時,有效申請日的計算規則有所不同。
常見風險與注意事項
ITU申請人應特別注意以下風險:
- 時限管理:NOA後的每個6個月期限均為法定期限,逾期將導致申請被放棄(abandoned),且此類放棄通常不可救濟
- 費用累積:每次延展、每個類別都需繳納費用,多類別多次延展的費用可能相當可觀
- 使用聲明中的誤述:宣誓聲明中的使用日期和使用方式如有不實,可能構成欺詐(fraud),導致註冊被撤銷
- AAU不可視為回應:依TMEP §1104規定,AAU被視為非回應性文件(non-responsive filing),提交AAU不能取代對Office Action的回應義務
- SOU不可撤回:依TMEP §1109.17規定,一旦提交SOU即不可撤回,這與AAU可撤回的性質不同
ITU補充註冊簿的限制
依TMEP §1102.03規定,ITU申請在提交可接受的使用聲明前不得在補充註冊簿上註冊。如果申請人在提交使用聲明前即請求轉至補充註冊簿,審查官將依§23駁回。一旦提交可接受的使用聲明並請求修改至補充註冊簿,使用聲明的提交日期將成為有效申請日,審查官必須重新檢索衝突商標。
常見問題
Q1:什麼是「善意意圖」(bona fide intention)?USPTO如何審查?
善意意圖是指申請人在提出ITU申請時,確實有在商業中使用該商標的真實計畫。依TMEP §1101規定,USPTO在ex parte審查中通常不會主動質疑申請人的善意意圖,申請人的宣誓聲明即為充分證據。但如果案卷中的證據明顯顯示申請人不具善意意圖(如指定的商業活動違反聯邦法律),審查官仍可提出質詢。善意問題主要在inter partes程序(如異議、撤銷程序)中被對造方挑戰,法院會審查申請人在申請時是否有具體的商業使用計畫。
Q2:什麼是「黑暗期」(Blackout Period)?該如何應對?
黑暗期是指商標被核准公告後至NOA核發前的期間。依37 C.F.R. §2.76(a)(1)和§2.88(a)(1)規定,AAU不得在公告核准後提交,SOU不得在NOA核發前提交,形成使用聲明的空窗期。TEAS系統會自動阻止黑暗期間的電子提交。應對方式是在TSDR系統(https://tsdr.uspto.gov/)查詢申請狀態,確認是否已進入黑暗期,若已進入則等待NOA核發後再提交SOU。
Q3:ITU申請最多可以等多久才提交使用證據?
NOA核發後,申請人有初始6個月提交SOU。如需更多時間,可申請延展,每次6個月,最多5次。因此,從NOA核發日起算,最長可達36個月(3年)。加上申請至NOA核發的審查時間(通常數月至一年以上),ITU申請人可能有數年的時間準備商業使用。但每次延展都須繳納費用(每類$125),第二次以後的延展還須說明正當理由(good cause)。
Q4:AAU和SOU有什麼不同?應該選哪一種?
兩者的實質要求相同(使用日期、使用樣本、宣誓聲明),主要差異在提交時間:AAU在公告前提交,SOU在NOA核發後提交。如果商標在審查期間已開始使用,提交AAU可加速取得註冊,因為省去了等待NOA的時間。AAU另一優勢是可以撤回,而SOU一旦提交即不可撤回。如果尚未使用,則等NOA核發後提交SOU,並可利用延展機制爭取更多時間。選擇取決於商標實際使用的時間點。
Q5:什麼是申請分割(Request to Divide)?對ITU有什麼用?
申請分割允許將一件申請分為兩件以上的獨立申請,各自繼續審查程序。對ITU申請人最常見的用途是:商標已在部分商品/服務上使用,但在其他商品/服務上尚未使用。透過分割,申請人可以對已使用的部分先行提交使用聲明取得註冊,尚未使用的部分留在原申請中繼續等待或申請延展。分割後的新申請保留原申請日,不會喪失優先權。每件分割請求須繳納規費。
Q6:ITU申請可以在補充註冊簿上註冊嗎?
不可以,至少在提交可接受的使用聲明前不行。依TMEP §1102.03和37 C.F.R. §§2.47(d)、2.75(b)規定,§1(b)申請在提交可接受的AAU或SOU前,不得在補充註冊簿上註冊。一旦提交可接受的使用聲明並請求修改至補充註冊簿,使用聲明的提交日期將成為有效申請日,這表示審查官必須重新檢索衝突商標,因為有效申請日的變更可能改變與其他申請之間的優先權順序。