§8使用聲明提交實務
核心要點
- §8使用聲明的目的是清除不再使用的商標,維持註冊簿的準確性與可靠性
- 首次提交期限為註冊日後第5至第6年間,此後每10年期屆滿前1年內須再次提交
- 逾期可在6個月寬限期內補交,但須繳納遲延附加費;寬限期屆滿後無法補救,註冊將被撤銷
- 聲明須載明在商業中使用的商品/服務,並附上每個類別至少一件使用樣本
- 若商標暫未使用,可主張可原諒之未使用(Excusable Nonuse),但須證明非出於放棄意圖
- §8聲明必須由商標權利人提交,且須由有權簽署之人簽署並經宣誓
- USPTO實施註冊後稽核制度,可能要求提交額外商品/服務的使用證據
§8使用聲明的法律基礎與目的
法律依據
§8使用聲明的法律依據為商標法§8(15 U.S.C. §1058)。該條文規定每件註冊的存續期間為10年,但除非權利人提交符合要件的使用宣誓書或聲明書,否則USPTO局長應撤銷該註冊。此制度的核心目的在於從註冊簿上清除不再於商業中使用的商標,維持註冊簿作為反映實際使用中商標的可靠紀錄。
適用範圍
依據TMEP §1604.01,§8使用聲明僅適用於依§1或§44申請而取得的註冊。依§66(a)申請的國際註冊延伸保護不適用§8,而是適用§71的類似規定。但兩者的實質要件大致相同。
| 申請基礎 | 適用條文 | 首次提交期限 | 後續提交期限 |
|---|---|---|---|
| §1 或 §44 | §8(15 U.S.C. §1058) | 註冊後第5-6年 | 每10年期屆滿前1年 |
| §66(a) 國際延伸 | §71(15 U.S.C. §1141k) | 註冊後第5-6年 | 每10年期屆滿前1年 |
| §12(c) 舊法主張 | §8(15 U.S.C. §1058) | 公告後第5-6年 | 每10年期屆滿前1年 |
提交時程與寬限期
法定提交期間
依據TMEP §1604.04及37 C.F.R. §2.160(a),§8使用聲明的提交時程如下:
六年期§8聲明(首次):權利人必須在註冊日後第5年屆滿日至第6年屆滿日之間(即註冊日後「緊接第6年屆滿前的1年期間」內)提交§8聲明。例如,2020年3月1日核准的註冊,首次§8聲明的提交期間為2025年3月1日至2026年3月1日。
十年期§8聲明(後續):此後,權利人須在每個連續10年期屆滿前1年內提交§8聲明。通常與§9續展申請同時提交。
寬限期與遲延附加費
如果權利人未能在上述法定期間內提交§8聲明,仍可在期間屆滿後的6個月寬限期內補交,但須繳納遲延附加費(grace period surcharge)。若寬限期也屆滿仍未提交,註冊將被撤銷,且無法恢復。
關於提前提交
依據TMEP §1604.04(a),過早提交的§8聲明將不被接受。權利人不得在法定期間開始之前提交。如果提前提交,USPTO會通知權利人該聲明不符合時程要求,權利人必須在法定期間內重新提交。
通知與提醒機制
依據TMEP §1604.02,每份註冊證書上均載有§8及§9提交要件的說明。此外,USPTO會向權利人的電子郵件地址發送維護期限的禮貌性提醒。但權利人不得以未收到提醒為由主張延期,無論是否收到通知,均有義務在法定期限內提交。
§8聲明的要件
基本要件
依據TMEP §1604.05及37 C.F.R. §2.161(a),一份完整的§8使用聲明必須包含以下內容:
- 使用聲明:聲明該商標正在商業中使用(use in commerce)
- 商品/服務清單:列明註冊中仍在使用的商品、服務或團體會員組織
- 使用樣本:每個類別提交至少一件顯示商標目前在商業中使用的樣本(specimen)
- 規費:每個類別繳納規定的申請費
- 宣誓或聲明:經適當宣誓(affidavit)或依37 C.F.R. §2.20作成聲明(declaration)
商品/服務的列載規則
依據TMEP §1604.09,§8聲明中的商品/服務列載須遵守以下規則:
- 必須明確指定或以引用方式併入註冊中的商品/服務項目
- 可以刪除不再使用的商品/服務/類別,但不得新增註冊中原未列載的商品/服務
- 如未列出註冊中的所有商品/服務,未列出的項目將從註冊中刪除
| 情形 | 處理方式 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 部分商品仍在使用 | 僅列出使用中的商品,未列出者將被刪除 | 刪除後無法恢復 |
| 全部商品仍在使用 | 列出所有商品或聲明全部仍在使用 | 須為每類提交樣本 |
| 欲新增商品 | 不允許,須另行申請新註冊 | §8不得擴大註冊範圍 |
| 部分商品暫未使用 | 可就未使用部分主張可原諒之未使用 | 須說明特殊原因 |
使用樣本與可原諒之未使用
使用樣本的要求
依據TMEP §1604.12,§8聲明必須附上顯示商標目前在商業中使用的樣本。關鍵要求包括:
- 每類一件:每個類別須提交至少一件樣本
- 當前使用:樣本必須顯示商標在法定提交期間內的實際使用狀態
- 替代樣本:如果原始樣本有問題,可提交替代樣本(substitute specimen),但替代樣本的使用時間必須在法定期間內
商標圖樣差異的處理
依據TMEP §1604.13,如果樣本上顯示的商標與註冊商標圖樣有差異,USPTO會進行審查。如果差異不構成實質變更(material alteration),樣本仍可被接受。在某些情況下,權利人可申請修正註冊商標圖樣(依TMEP §1609.02的規定)。
可原諒之未使用(Excusable Nonuse)
依據TMEP §1604.11,如果商標暫時未在商業中使用,權利人可以主張「可原諒之未使用」。此主張必須:
- 列明未使用的商品/服務項目
- 說明未使用係因特殊情況所致(special circumstances)
- 證明未使用並非出於放棄商標的意圖
可原諒之未使用的典型情形包括:不可抗力事件、法規限制、訴訟繫屬中、市場暫時中斷等。但單純的商業考量(如市場不景氣、成本考量)通常不構成可原諒的特殊情況。
使用樣本與可原諒之未使用的關係
權利人可以在同一份§8聲明中,就部分商品/服務主張「在商業中使用」並附上樣本,同時就其他商品/服務主張「可原諒之未使用」。兩者可以在同一份聲明中並存,但須分別載明各自適用的商品/服務項目。
所有權與簽署要件
必須由權利人提交
依據TMEP §1604.07,§8聲明必須由提交時的商標註冊權利人提出。如果商標所有權已移轉,新權利人應先向USPTO登記所有權變更,再以自己的名義提交§8聲明。如果以錯誤的名義提交,在法定期間(含寬限期)尚未屆滿前,真正的權利人可以提交更正或重新提交。
所有權變更的特殊情形
TMEP §1604.07(d)-(f)針對幾種常見的所有權問題提供了指引:
- 法律實體變更:如公司合併、改組等,須提交證明文件確認權利承繼
- 名稱變更:如公司更名,須提交名稱變更的證明文件
- 名稱錯誤更正:如果僅是權利人名稱的記載錯誤(非實質的所有權變更),可申請更正
簽署人的資格
依據TMEP §1604.08,§8聲明須由有權代表權利人簽署之人簽署。電子提交的聲明須符合電子簽名的格式要求。聲明書的宣誓文字(verification)必須符合37 C.F.R. §2.20的規定格式。
瑕疵補正與救濟程序
瑕疵補正的一般規則
依據TMEP §1604.17,如果在法定期間(或寬限期間)內提交的§8聲明有瑕疵(deficiency),其補正程序取決於原始提交的時間點:
- 法定期間內提交的聲明:瑕疵可在法定期間屆滿前免費補正,或在法定期間屆滿後加繳瑕疵附加費(deficiency surcharge)補正
- 寬限期間內提交的聲明:瑕疵可在寬限期屆滿前免費補正,或在寬限期屆滿後加繳瑕疵附加費補正
無法補正的瑕疵
依據TMEP §1604.17(c),某些瑕疵在寬限期屆滿後無法補正,包括:
- 未在法定期間或寬限期內提交任何文件(遲交無法補正)
- 寬限期屆滿後才發現的根本性瑕疵(如非權利人提交且無法追溯更正)
向局長提出請願
依據TMEP §1604.18,如果權利人對審查員的拒絕不服,可在先回應審查員的拒絕後,向USPTO局長提出請願(petition under 37 C.F.R. §2.146)。局長的決定為USPTO的最終行政決定。如果對局長的決定仍不服,可向聯邦法院提起上訴。
註冊後稽核與特殊商標類型
註冊後稽核制度
依據TMEP §1604.22,為促進商標註冊簿的準確性與完整性,USPTO對每類註冊超過一項商品/服務的§8聲明實施稽核制度(post registration audit)。被選為稽核對象的權利人須提交除必要樣本以外的額外使用證據。如無法提供使用證據的商品/服務,必須從註冊中刪除,且USPTO將對每次刪除收取每類費用。
團體商標的額外要件
依據TMEP §1604.20,團體商標(collective marks)的§8聲明除一般要件外,還須包含:
- 聲明權利人正在對會員的商標使用行使合法控制(legitimate control)
- 如果註冊係依§44申請,首次§8聲明須說明控制的方式/方法
認證商標的額外要件
依據TMEP §1604.21,認證商標(certification marks)的§8聲明還須額外提交:
- 認證標準(certification standards)的副本
- 聲明權利人正在對商標使用行使合法控制
- 認證聲明(certification statement),說明權利人所認證的內容
- 聲明權利人並未從事認證商品/服務的生產或行銷
§8聲明的更正
依據TMEP §1604.23,如果權利人發現已提交的§8聲明有不正確之處,在USPTO尚未核准前且法定期間尚未屆滿時,可以提交新的聲明替代。如果已經核准,則須向局長提出請願。但權利人不得恢復先前已刪除的商品/服務。
§8與§9的合併提交
依據TMEP §1604.19,§8使用聲明可以與§9續展申請合併提交。合併提交的費用為兩者個別費用的總和。如果合併提交的§8部分有瑕疵,可依§8的瑕疵補正程序處理,不影響§9續展部分。合併提交是實務上最常見的做法,可簡化維護程序並降低遺漏風險。
常見問題
Q1:§8使用聲明的首次提交時間是什麼時候?
首次§8使用聲明必須在註冊日後第5年至第6年之間提交。例如,2020年6月1日核准的註冊,提交期間為2025年6月1日至2026年6月1日。如果未在此期間內提交,仍可在隨後的6個月寬限期內補交(即最遲2026年12月1日),但須繳納遲延附加費。
Q2:如果商標暫時沒有使用,是否一定會被撤銷?
不一定。如果未使用是因為「特殊情況」(special circumstances)所致,且並非出於放棄商標的意圖,權利人可以在§8聲明中主張「可原諒之未使用」(Excusable Nonuse)。但須明確說明未使用的原因,單純的商業決策(如市場考量)通常不被接受。主張可原諒之未使用時不需提交使用樣本。
Q3:§8聲明提交後被審查員拒絕,該怎麼辦?
權利人應先在規定期限內回應審查員的拒絕通知(Office Action),提交補正文件或說明。如果審查員仍然拒絕,權利人可以向USPTO局長提出請願(petition),但必須先回應審查員的拒絕才能提出請願。局長的決定為最終行政決定,如仍不服可向聯邦法院上訴。
Q4:什麼是註冊後稽核(Post Registration Audit)?
這是USPTO為維護註冊簿準確性而實施的制度。當§8聲明涵蓋的註冊每類有超過一項商品/服務時,可能被選中進行稽核。被稽核者須對審查員指定的額外商品/服務提交使用證據。無法提供使用證據的商品/服務必須從註冊中刪除,且須繳納每類的刪除費用。
Q5:§8聲明一定要透過電子系統提交嗎?
是的,依據37 C.F.R. §2.23(a),§8聲明原則上必須透過USPTO的商標電子申請系統(TEAS)提交,除非符合紙本提交的例外規定。電子提交後系統會立即顯示確認頁面,作為提交日期的證據。系統也會另外發送電子郵件確認收件。
Q6:§8聲明可以與其他文件合併提交嗎?
可以。§8使用聲明可以與§9續展申請合併提交(這是實務上最常見的做法),也可以與§15不可爭議性聲明合併提交。合併提交的費用為各項費用的總和。合併提交可以簡化維護程序並降低遺漏風險,但即使合併提交,各部分仍須分別滿足各自的法定要件。