Lanham Act §45 的 Use in Commerce 定義

Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127)對「use in commerce」的定義是美國商標法最核心的概念之一:The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

這個定義包含三個核心要件:(1)bona fide use(誠信使用);(2)ordinary course of trade(一般商業常規);(3)not merely to reserve rights(非為了保留權利的形式使用)。三者缺一就不算 use in commerce,無法支撐 §1(a) 申請或維持註冊。

商品 vs 服務的使用標準差異

類型Use in Commerce 標準具體展現方式
商品(Goods)商標附加於商品本身、包裝、容器、標籤、吊牌,且該商品在跨州商業中銷售或運送產品包裝印有商標、實體吊牌、商品標籤
服務(Services)商標用於廣告、宣傳或服務提供過程中,且服務在跨州提供廣告 DM、網站、招牌、員工制服、服務契約

商品的標準較嚴——商標必須「實際出現在商品或包裝上」,廣告中提到商標不夠。服務的標準相對寬鬆——廣告與宣傳資料即可,但服務本身必須真的在提供(不是「即將提供」)。

Bona Fide Use 的判斷因素

1989 年 Lanham Act 修正後明確要求 bona fide use,TTAB 與聯邦巡迴上訴法院(Fed. Cir.)依以下因素判斷:

  • 使用量:單一銷售 vs 持續性銷售
  • 持續性:一次性 vs 規律性
  • 商業合理性:是否符合該行業的一般銷售模式
  • 銷售動機:真實獲利 vs 純粹保留商標
  • 對外公開性:公開市場銷售 vs 內部測試

Paramount Pictures Corp. v. White (TTAB 1994) 案確立:a single, isolated transaction 不足以構成 bona fide use;必須有商業常規的持續性使用。

§1(a) 申請的使用聲明

§1(a) 申請要求申請人在送件時聲明:

  1. 商標在 USPTO 收件時已實際使用
  2. 聲明 First Use Anywhere 與 First Use in Commerce 兩個日期
  3. 提交 specimen 證明使用
  4. 申請人本人簽署 declaration(不是律師)

不實聲明(false declaration)後果嚴重——可能導致註冊被撤銷,甚至構成詐欺。In re Bose Corp. (Fed. Cir. 2009) 後,撤銷標準提高為「knowing intent to deceive」,但實務上仍非常嚴格。

Foreign-Only Use 不算 US Use

對台灣申請人最關鍵的限制:外國使用不算 US use in commerce。即使商標在台灣已使用 20 年、銷售上千萬美元,若從未在美國跨州銷售,仍無法用 §1(a) 申請。

若商品從未在美國銷售過,替代路徑:

  • §1(b) Intent-to-Use:先申請後使用,SOU 階段補使用證明
  • §44(e) Foreign Registration:基於台灣已核准的商標註冊申請美國商標
  • §66(a) Madrid Protocol:台灣未加入,不適用

註冊後維持 Use in Commerce

商標註冊後並非「一勞永逸」。Lanham Act §8 要求註冊人在第 5–6 年、第 9–10 年、之後每 10 年提交 Section 8 Declaration of Use,證明商標仍在使用。

未持續使用 3 年以上會被推定為 abandonment(放棄),任何利害關係人可向 TTAB 提起 cancellation 程序撤銷註冊。Section 71(§44(e) 與 §66(a) 註冊)對外國基礎的註冊也適用類似要求。

證據要求與舉證責任

USPTO 審查階段:申請人提交 specimen,審查官原則信任申請人聲明。

異議與爭議階段:負責主張之人須舉證。例如異議人主張申請人未實際使用,須提證據;申請人主張持續使用,須提銷售紀錄、廣告投放等。

建議從首次使用起即保留:

  • 銷售發票、訂單、運送紀錄
  • 廣告投放紀錄與費用明細
  • 網站快照(Wayback Machine 自動保存的版本也可參考)
  • 產品包裝、標籤的歷年變更紀錄
  • 媒體報導與第三方提及

常見錯誤

  1. 用台灣使用當美國使用:USPTO 只認美國跨州使用。
  2. 單一銷售充當 bona fide use:須持續性、商業常規的使用。
  3. 內部試銷或贈品:非公開市場銷售不算。
  4. 網站上線即聲稱 use:必須有實際銷售或服務提供,純粹網站存在不夠。
  5. 忽略 Section 8 維持義務:第 5–6 年未提即被撤銷註冊。