商業使用(Use in Commerce)定義與要件完整指南
核心要點
- Lanham Act §45 定義 Use in Commerce 為「bona fide use in the ordinary course of trade」,三要件:誠信使用、商業常規、非保留權利的形式使用。
- 商品類要求商標「實際出現在商品或包裝上」;服務類較寬鬆,廣告宣傳資料即可,但服務必須實際提供。
- Bona fide use 須具備使用量、持續性、商業合理性、銷售動機、對外公開性等要素(Paramount Pictures v. White, TTAB 1994)。
- 台灣使用、外國使用、單純州內銷售都不算 US use in commerce;若無美國使用可改走 §1(b) ITU 或 §44(e)。
- 不實聲明後果嚴重,可能導致註冊撤銷甚至詐欺責任(In re Bose Corp., Fed. Cir. 2009)。
- 註冊後須持續使用,第 5–6 年提 Section 8 Declaration,未提或停用 3 年以上會被推定為 abandonment。
Lanham Act §45 的 Use in Commerce 定義
Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127)對「use in commerce」的定義是美國商標法最核心的概念之一:The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.
這個定義包含三個核心要件:(1)bona fide use(誠信使用);(2)ordinary course of trade(一般商業常規);(3)not merely to reserve rights(非為了保留權利的形式使用)。三者缺一就不算 use in commerce,無法支撐 §1(a) 申請或維持註冊。
商品 vs 服務的使用標準差異
| 類型 | Use in Commerce 標準 | 具體展現方式 |
|---|---|---|
| 商品(Goods) | 商標附加於商品本身、包裝、容器、標籤、吊牌,且該商品在跨州商業中銷售或運送 | 產品包裝印有商標、實體吊牌、商品標籤 |
| 服務(Services) | 商標用於廣告、宣傳或服務提供過程中,且服務在跨州提供 | 廣告 DM、網站、招牌、員工制服、服務契約 |
商品的標準較嚴——商標必須「實際出現在商品或包裝上」,廣告中提到商標不夠。服務的標準相對寬鬆——廣告與宣傳資料即可,但服務本身必須真的在提供(不是「即將提供」)。
Bona Fide Use 的判斷因素
1989 年 Lanham Act 修正後明確要求 bona fide use,TTAB 與聯邦巡迴上訴法院(Fed. Cir.)依以下因素判斷:
- 使用量:單一銷售 vs 持續性銷售
- 持續性:一次性 vs 規律性
- 商業合理性:是否符合該行業的一般銷售模式
- 銷售動機:真實獲利 vs 純粹保留商標
- 對外公開性:公開市場銷售 vs 內部測試
Paramount Pictures Corp. v. White (TTAB 1994) 案確立:a single, isolated transaction 不足以構成 bona fide use;必須有商業常規的持續性使用。
§1(a) 申請的使用聲明
§1(a) 申請要求申請人在送件時聲明:
- 商標在 USPTO 收件時已實際使用
- 聲明 First Use Anywhere 與 First Use in Commerce 兩個日期
- 提交 specimen 證明使用
- 申請人本人簽署 declaration(不是律師)
不實聲明(false declaration)後果嚴重——可能導致註冊被撤銷,甚至構成詐欺。In re Bose Corp. (Fed. Cir. 2009) 後,撤銷標準提高為「knowing intent to deceive」,但實務上仍非常嚴格。
Foreign-Only Use 不算 US Use
對台灣申請人最關鍵的限制:外國使用不算 US use in commerce。即使商標在台灣已使用 20 年、銷售上千萬美元,若從未在美國跨州銷售,仍無法用 §1(a) 申請。
若商品從未在美國銷售過,替代路徑:
- §1(b) Intent-to-Use:先申請後使用,SOU 階段補使用證明
- §44(e) Foreign Registration:基於台灣已核准的商標註冊申請美國商標
- §66(a) Madrid Protocol:台灣未加入,不適用
註冊後維持 Use in Commerce
商標註冊後並非「一勞永逸」。Lanham Act §8 要求註冊人在第 5–6 年、第 9–10 年、之後每 10 年提交 Section 8 Declaration of Use,證明商標仍在使用。
未持續使用 3 年以上會被推定為 abandonment(放棄),任何利害關係人可向 TTAB 提起 cancellation 程序撤銷註冊。Section 71(§44(e) 與 §66(a) 註冊)對外國基礎的註冊也適用類似要求。
證據要求與舉證責任
USPTO 審查階段:申請人提交 specimen,審查官原則信任申請人聲明。
異議與爭議階段:負責主張之人須舉證。例如異議人主張申請人未實際使用,須提證據;申請人主張持續使用,須提銷售紀錄、廣告投放等。
建議從首次使用起即保留:
- 銷售發票、訂單、運送紀錄
- 廣告投放紀錄與費用明細
- 網站快照(Wayback Machine 自動保存的版本也可參考)
- 產品包裝、標籤的歷年變更紀錄
- 媒體報導與第三方提及
常見錯誤
- 用台灣使用當美國使用:USPTO 只認美國跨州使用。
- 單一銷售充當 bona fide use:須持續性、商業常規的使用。
- 內部試銷或贈品:非公開市場銷售不算。
- 網站上線即聲稱 use:必須有實際銷售或服務提供,純粹網站存在不夠。
- 忽略 Section 8 維持義務:第 5–6 年未提即被撤銷註冊。
常見問題
Q1:Use in Commerce 跟 Use Anywhere 有什麼差別?
兩個是 §1(a) 申請必須聲明的不同日期。「Use Anywhere」是商標首次以任何方式使用的日期(包含外國使用、單一州內銷售、內部試銷);「Use in Commerce」是商標首次在美國跨州商業使用的日期。Use in Commerce 必須在或先於申請日,否則申請無效;Use Anywhere 可以更早(甚至晚於 in Commerce 不合理,因為 in commerce 也是「any use」之一)。
Q2:我商品在美國 Amazon 上架就算 use in commerce 嗎?
不一定。純粹上架不夠,必須有實際跨州銷售紀錄。實務上:(1)若 Amazon 上架且有美國跨州買家下單購買並收貨,即符合 use in commerce;(2)若僅上架但無任何銷售,屬於「promotional only」不夠;(3)少數銷售紀錄即可,但建議至少有 2–3 筆跨州訂單佐證 bona fide use。Specimen 可用 Amazon 商品頁面截圖加上實際銷售訂單佐證。
Q3:Bona fide use 跟 token use 怎麼區分?
判斷標準依 TTAB 案例:(1)使用量:單一銷售 vs 持續銷售;(2)持續性:一次性 vs 規律性;(3)商業合理性:是否符合該行業常規(例如奢侈品月銷 5 件可能合理,但日用品月銷 1 件就不合理);(4)銷售動機:真實獲利 vs 純粹保留商標的形式銷售(例如送 1 件給朋友跨州收件,明顯是 token use);(5)對外公開性:公開市場 vs 內部測試。Paramount Pictures v. White (TTAB 1994) 案:「a single, isolated transaction」不足。
Q4:我商品從台灣出口到美國,這算什麼 commerce?
同時算 foreign commerce 和 interstate commerce,但分階段:(1)出口階段(台灣 → 美國港口):屬於 foreign commerce,可支撐 §1(a);(2)美國境內銷售階段(美國經銷商跨州配送):屬於 interstate commerce,亦可支撐。實務上 USPTO 通常以後者較容易舉證,因為跨州配送有 FedEx/UPS 運單可佐證。若商品僅出口到美國單一州經銷商、未跨州,可主張 foreign commerce。
Q5:我商標註冊後好幾年沒用,會被撤銷嗎?
有風險。Lanham Act §45 定義「abandonment」為連續 3 年未使用且無重新使用意圖。第 5–6 年提 Section 8 Declaration 時需聲明持續使用,若不實聲明被發現可能被撤銷註冊。若是 §44(e) 或 §66(a) 註冊,Section 71 也有類似要求。救濟措施:若僅短期停用但有重新使用計畫,可在恢復使用後盡快保留證據;長期停用建議考慮放棄該註冊,避免被異議人質疑詐欺。
Q6:In re Bose Corp. 案改變了什麼?
In re Bose Corp. (Fed. Cir. 2009) 是 USPTO 詐欺認定標準的分水嶺案例。在此之前,TTAB 用「應知標準」(should have known)認定詐欺——只要申請人應該知道聲明不實,就構成詐欺,可撤銷整個註冊。Bose 案後,Fed. Cir. 提高標準為「knowing intent to deceive」(明知並有意欺騙),需要證明申請人主觀上有欺騙故意。這對申請人較有利——疏忽或誤解不再構成詐欺。但實務上仍須謹慎:(1)申請時的使用聲明須準確;(2)若發現聲明不實應主動修正;(3)律師應建議客戶核對使用日期與 specimen 真實性。