混淆誤認抗辯策略：衝突排除與答辯實務

核心要點速覽

• 混淆誤認衝突有三大排除方式：減縮商品/服務、分割商標、取得先權利人同意（審查基準第7章）
• 減縮商品可採直接刪減、上位改下位、增加用途限制三種操作，但需注意引證商標涵蓋範圍
• 分割商標將有衝突與無衝突部分分為二案，可僅就衝突部分爭執
• 先權利人同意可排除第30條第1項第10款衝突，但有「非顯屬不當」之但書限制
• 商標相同且商品/服務同一者，即使取得同意仍不得並存註冊
• 答辯書應以八大判斷因素逐一分析，搭配善意申請主張與市場區隔論述
• 善意推定為原則，先權利人主張非善意者應負舉證責任

混淆誤認抗辯的基本策略

衝突排除的法律依據

依據「混淆誤認之虞審查基準」第7章，當二商標間經認定存在混淆誤認之衝突時，當事人得因審查人員之通知或主動採取措施排除衝突。審查基準明列三種衝突排除方式：

排除方式	法律依據	核心概念	適用時機
減縮商品/服務	商標法§23Ⅰ但書、§38	刪除與先權利衝突之商品/服務	僅部分商品/服務存在衝突
分割商標	商標法§26、§37、§38	將衝突與非衝突部分拆為二案	不願減縮、但願分別爭執
取得先權利人同意	商標法§30Ⅰ⑩但書	先權利人出具同意並存註冊書	商標近似但非相同、商品非同一

策略選擇的考量架構

面對混淆誤認核駁時，申請人應依下列架構選擇最適策略：

三大策略的比較分析

比較面向	減縮商品/服務	分割商標	取得先權利人同意
處理速度	最快（提出減縮即可）	中等（需提出分割申請）	不確定（視對方配合度）
權利影響	永久放棄部分商品/服務	不放棄，僅拆分案件	保留全部商品/服務
成功率	極高（衝突直接消除）	高（衝突部分另案處理）	視個案（有但書限制）
費用	低（僅申請費用）	中等（分割為二案，雙倍規費）	可能較高（談判成本）
適用條件	部分衝突且可捨棄	不願減縮、欲保留爭執權利	非相同商標且非同一商品
時間限制	涉爭議案件應於處分前	涉爭議案件應於處分前	無明文限制，但宜及早

抗辯策略以外的「答辯」路線

除了上述三種衝突排除方式外，申請人另可選擇正面答辯路線 — 亦即主張二商標間不構成混淆誤認之虞。此時應就審查基準所列八大判斷因素逐一分析、提出有利論述與事證。正面答辯路線與衝突排除措施並不互斥，實務上經常搭配使用，例如在提出答辯的同時，備位減縮部分商品/服務。

減縮商品/服務的操作方式

減縮的三種具體方式

依據審查基準第7.1節，減縮商品/服務是最直接的衝突排除方式。當指定使用之商品/服務僅有部分與先權利人指定或使用之商品/服務相同或類似而存在混淆誤認之虞時，得申請減縮該相同或類似部分，以排除衝突。具體方式包括：

減縮方式	操作說明	實務範例	效果
直接刪減商品項目	將與先權利人衝突的特定商品/服務從指定清單中完全移除	原指定「化粧品、保養品、香水」→ 刪除「香水」→ 保留「化粧品、保養品」	衝突商品完全消除
上位概念改為下位概念	將涵蓋範圍較廣的上位商品名稱，變更為範圍較窄的具體商品	「化粧品」→「口紅」（化粧品為上位概念，口紅為其下位之具體品項）	縮小涵蓋範圍，避開衝突區域
增加使用目的限制	在原商品名稱前加上用途或目的之限定詞	「噴霧器」→「工業用噴霧器」（排除家庭用途，避免與家用噴霧器商標衝突）	限縮使用範圍至不衝突領域

減縮的時間點規定

依商標法第23條第1項但書、第38條第1項及第3項規定，減縮得於以下時點為之：

• 商標註冊申請中：收到審查意見（核駁先行通知）後提出減縮，是最常見的情形
• 商標註冊後：註冊後發現潛在衝突，可主動減縮
• 涉及爭議案件時：註冊商標涉有異議、評定或廢止案件者，應於處分前為之

減縮效力的不可逆性

減縮一經核准，效果等同於永久放棄該部分商品/服務的權利。即使日後先權利人的商標被撤銷或消滅，申請人也無法自動恢復已減縮的商品/服務，而需另行提出新申請。因此，在決定減縮前，應充分評估：

評估面向	應考量事項
商業需求	被減縮的商品/服務是否為核心業務？未來是否有使用計畫？
替代保護	減縮後的商品描述是否仍能涵蓋主要商業活動？
引證商標狀態	引證商標是否有被廢止、撤銷的可能？是否屆滿未延展？
答辯可能	正面答辯是否有勝算？如果有，是否應先嘗試答辯？

減縮操作的實務案例分析

案例一：直接刪減成功排除衝突

申請人甲以「綠森林」商標申請指定使用於第30類「茶、咖啡、可可、穀類食品」。審查發現先權利人乙已註冊「翠林」於第30類「茶」。甲評估後發現其商業需求主要在穀類食品與咖啡，遂減縮刪除「茶」，成功排除衝突取得註冊。

案例二：上位改下位仍無法排除

申請人丙指定使用「清潔用品」，引證商標指定「清潔用品」。丙欲減縮為「廚房用清潔劑」，但因「廚房用清潔劑」仍為「清潔用品」之下位概念，完全涵蓋於引證商標範圍內，減縮無法排除衝突。丙改採取得先權利人同意之策略。

案例三：增加用途限制有效區隔

申請人丁指定「黏著劑」，與先權利人已註冊之「黏著劑」商標衝突。丁將「黏著劑」減縮為「工業用黏著劑」，由於「工業用黏著劑」與一般「黏著劑」在消費族群、行銷管道上有所區隔，且先權利人實際使用範圍為文具用黏著劑，審查機關認定減縮有效排除衝突。

分割商標的申請實務

分割商標的法律依據與概念

依據審查基準第7.2節及商標法第26條、第37條、第38條規定，分割商標是指當事人對於其商標與他人商標是否構成混淆誤認之衝突有所爭執，且不願減縮其商品/服務者，可考慮的替代方案。其核心概念為：

分割與減縮的比較

比較面向	減縮商品/服務	分割商標
核心差異	永久放棄衝突商品/服務	將衝突與非衝突部分拆為二案
衝突部分的處理	直接移除，不再爭執	保留為獨立案件，繼續爭執
非衝突部分的處理	隨同原案一起審查	分割為獨立案件，可先行註冊
費用影響	無額外費用	需繳納分割費用及第二案規費
適用情境	願意放棄部分權利	不願放棄，但希望非衝突部分先註冊
風險考量	權利永久喪失	衝突案件仍可能被駁回

分割的時間點與程序規定

分割商標在程序上的時間點規定與減縮相同：

• 商標註冊申請中：收到核駁先行通知後，可在答辯期間內提出分割申請
• 商標註冊後：可於註冊後隨時申請分割已註冊商標
• 涉及爭議案件時：應於處分前提出分割申請（商標法§38Ⅰ、Ⅲ）

分割策略的適用場景

分割策略特別適用於以下情形：

場景一：部分商品急需取得註冊

申請人指定「電腦軟體、電子出版品、手機應用程式」，其中「電子出版品」與先權利人衝突。申請人急需「電腦軟體、手機應用程式」的註冊保護以進行授權談判，遂將「電子出版品」分割為獨立案件，讓非衝突部分先行註冊，同時就「電子出版品」另案進行答辯。

場景二：保留爭執權利但不阻礙整體進度

申請人指定多類商品，其中僅某一類別存在爭議。與其因一類商品的爭議導致全案延宕，不如分割後讓大部分商品先取得註冊，爭議部分另案處理。

場景三：搭配答辯使用

分割後，針對衝突案件提出正面答辯（主張不構成混淆誤認），同時非衝突案件直接取得註冊。若答辯成功，衝突案件亦可取得註冊；若答辯失敗，至少已確保非衝突部分的權利。

取得先權利人同意

同意並存的法律依據

依據商標法第30條第1項第10款但書規定：「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」因此，取得先權利人的同意是排除混淆誤認衝突的第三種方法，但並非絕對有效 — 同意書的效力受到「非顯屬不當」但書的限制。

同意並存的理論基礎

同意並存制度的理論基礎在於：商標法第30條第1項第10款的主要目的是保護先權利人的利益，如果先權利人本身願意容許後商標的並存註冊，表示其認為雙方在市場上可以共存而不致混淆，在一定條件下應尊重當事人的意願。但商標法同時負有維護消費者利益及市場秩序的公共政策功能，因此設有「非顯屬不當」之限制。

同意書的形式與內容

實務上，先權利人出具的同意書通常應包含以下要素：

要素	內容說明	注意事項
同意人身分	先權利人（註冊商標權人或申請在先商標之申請人）的完整資訊	須與商標註冊資料一致
被同意的商標	明確特定後申請之商標（含圖樣及申請案號）	商標圖樣應精確描述
據以同意的先權利	先權利人自己的商標（含註冊號或申請案號）	明確識別先權利商標
同意範圍	同意後商標指定使用的商品/服務範圍	可限定特定商品/服務
同意意思表示	明確表示同意後商標並存註冊	用語應明確無歧義
簽章	先權利人或其合法代理人的簽章	代理人須附委任狀

同意書的取得策略

取得先權利人同意書並非易事，以下為實務上常見的取得途徑：

途徑一：直接聯繫先權利人

透過商標註冊資料查得先權利人的聯絡方式，直接致函或電話聯繫。此方式適用於先權利人為國內中小企業、且二商標在市場上不構成直接競爭的情形。重點在於向先權利人說明雙方商標的差異性及市場區隔。

途徑二：透過商標代理人居間協調

委託專業商標代理人代為聯繫，由代理人以專業角度向先權利人說明同意並存不會損害其權益。此方式較為正式，且代理人通常具備談判經驗。

途徑三：商業合作框架下取得

若雙方存在上下游供應鏈、授權、加盟或其他商業關係，可在合作協議中納入商標並存同意條款。此方式最為穩固，因雙方已有合作基礎。

途徑四：附條件同意

先權利人可能要求申請人於特定條件下使用商標（如限定特定地區、通路、商品類型等），或要求申請人在商標使用時附加區別標記。雖然這些商業條件不影響商標註冊審查，但可作為促成先權利人出具同意書的談判籌碼。

同意並存的限制與例外

「顯屬不當」的四大情形

審查基準第7.3節及商標法施行細則第30條明列了四種「顯屬不當」的具體情形。即使先權利人已出具同意書，有下列情形者仍不得並存註冊：

情形一：商標相同且商品/服務同一（施行細則§30①）

申請註冊之商標相同於註冊或申請在先之商標，且指定使用於同一商品或服務者，商標將喪失應有的正確指示商品或服務來源之功能，並影響消費者權益，屬「顯屬不當」。

情形二：商品/服務有包含關係（審查基準7.3.2）

商品/服務雖非實質相同，但有包含之關係 — 即一為上位大範圍商品，一為該範圍內之具體商品。例如「化粧品」與「口紅」，因口紅為化粧品的品項之一，為化粧品範圍所涵蓋，相關消費者將無法區別二者所生產之口紅商品。

解決方式：指定使用於化粧品之商標須同時減縮「口紅」商品後，二商標始能並存註冊。指定於服務時，亦適用相同原則。

上位概念商標	下位概念商標	包含關係	處理方式
化粧品	口紅	口紅為化粧品之一	化粧品須減縮「口紅」
飲料	果汁	果汁為飲料之一	飲料須減縮「果汁」
餐廳服務	火鍋店	火鍋店為餐廳之一	餐廳須減縮「火鍋店」

情形三：註冊商標經法院禁止處分（施行細則§30②）

若先權利人之註冊商標經法院禁止處分（例如假扣押或假處分），商標權人仍持續同意他人商標並存註冊，將產生以下問題：

• 易減損註冊商標之拍賣價值，損害債權人利益
• 可能使拍定後繼受商標權人與經同意並存註冊之商標權人間權益發生衝突

因此，此種情形下的同意並存屬「顯屬不當」，不予核准。

情形四：其他顯屬不當情形（施行細則§30③）

商標專責機關認有其他顯屬不當之情形者，應依個案申請審查時之具體事證加以判斷。審查基準舉出的典型範例為團體商標的情形：

同意並存審查的實務整理

審查項目	審查標準	結果
商標是否相同 + 商品/服務是否同一？	「相同」包括極微小差異；「同一」包括實質相同概念	是 → 不予核准
商品/服務有無包含關係？	一為上位、一為下位，下位被上位涵蓋	有 → 須先減縮後始可並存
先權利商標是否經法院禁止處分？	假扣押、假處分等司法命令	是 → 不予核准
是否有其他顯屬不當情形？	依個案事證判斷（如團體商標品質功能損害）	是 → 不予核准
以上均不適用？	同意書形式合法、內容完整	核准並存註冊

答辯書撰寫要點

答辯書的基本架構

當收到混淆誤認核駁通知時，除了採取上述衝突排除措施外，申請人可提出正面答辯，主張二商標間不構成混淆誤認之虞。答辯書的撰寫應以審查基準所列八大判斷因素為框架，逐一提出有利論述。

八大因素的答辯論述要點

因素一：商標識別性之強弱（審查基準5.1）

答辯重點：若引證商標之識別性較弱（如包含業界通用詞彙），可主張其保護範圍應較為限縮。

論述方向	具體內容	事證準備
引證商標含弱勢部分	文字為業界通用、描述性或暗示性	同類商品中相同文字之其他註冊商標清單
申請商標識別性強	具有高度創意性或獨創性	商標設計說明、創作過程紀錄
共同部分為弱勢	二商標相同部分在該類商品上為多人使用	TIPO 商標檢索報告，列出同類使用例

因素二：商標近似程度（審查基準5.2）

答辯重點：逐一分析外觀、觀念、讀音，論述差異足以讓消費者區辨。

• 外觀：字數、筆畫、設計風格、色彩配置的差異
• 觀念：文字含義、傳達的商業印象的不同
• 讀音：音節數、重音、發音方式的區別
• 整體印象：綜合以上三者，整體予消費者印象的差異

重要原則：引用審查基準5.2.5 —「外觀、觀念或讀音其中之一的相近，雖可能導致商標整體印象的近似，但卻非絕對必然。」例如「第一」與「帝衣」讀音相同，但外觀及觀念截然不同，應認為近似程度低。

因素三：商品/服務類似程度（審查基準5.3）

答辯重點：論述商品/服務在實際市場中的差異性。

• 性質與功能差異：二商品/服務滿足的消費需求不同
• 消費族群差異：目標客群不重疊
• 行銷管道差異：銷售場所、通路完全不同
• 產製者差異：通常非由同一業者產製
• 類似組群檢索：二商品/服務未列入同一類似組群

因素四：先權利人多角化經營（審查基準5.4）

答辯重點：主張先權利人長期僅經營特定商品/服務，無跨越其他行業之跡象，保護範圍應較為限縮。

因素五：實際混淆誤認情事（審查基準5.5）

答辯重點：主張市場上未發生任何實際混淆誤認事件，反證二商標可以併存。若能提出市場調查報告更具說服力。

因素六：消費者對各商標熟悉程度（審查基準5.6）

答辯重點：若申請商標已有使用紀錄且消費者已相當熟悉，可主張二商標均為消費者所認識，應尊重併存事實。引用審查基準5.6.1 — 相關消費者對二商標如均相當熟悉，且申請在後之商標舉證使用已達消費者可區辨之程度，應儘量尊重併存事實。

因素七：申請是否善意（審查基準5.7）

答辯重點：主張商標申請出於善意，基於正當的商業需求。

善意的具體論述方向：

善意事由	論述重點	佐證資料
自有設計來源	商標係自行設計，非抄襲他人	設計過程文件、設計師合約
既有使用歷史	商標在申請前已使用一段時間	使用日期、營業登記、發票等
不知先權利存在	申請時不知引證商標之存在	檢索紀錄、申請前未接觸之說明
正當商業需求	商標與自身業務具有合理關聯	商業計畫書、市場分析報告

注意審查基準5.7.3特別指出：系爭商標之申請縱認係出於善意，仍應參酌其他相關因素綜合判斷，非單以善意即當然認定無混淆誤認之虞。反之，縱申請不具善意，仍應綜合考量其他因素判斷。善意因素不具單獨決定性。

因素八：其他混淆誤認因素（審查基準5.8）

答辯重點：論述特殊情形對混淆誤認判斷之影響。

• 特殊行銷管道（5.8.1）：若商品係透過直銷、會員制等特殊管道行銷，有別於一般行銷方式，可主張混淆可能性降低。但應注意，銷售方式可能改變，此因素不具決定性
• 平等原則（5.8.2）：若有類似案件獲准註冊的前例，可主張平等待遇。但應注意「行政自我拘束原則」並非機械式形式平等，個案事實不同可為合理差別處理
• 個案審查原則（5.8.3）：商標申請准否採個案審查原則，不受他案拘束。此因素可正反使用 — 有利前例可援引，不利前例可主張個案差異
• 並存註冊先例（5.8.4）：同類商品上存在類似商標並存註冊的情形，可作為後案參考，但不可直接推論系爭商標亦應准予註冊

因素互動關係的運用（審查基準6.1-6.2）

答辯書的綜合論述部分，應充分運用審查基準第6章關於因素互動關係的規定：

互動關係的具體運用：

有利因素	互動效果	答辯論述
商標近似程度低	可降低商品類似程度的要求	即使商品有部分類似，因商標差異大，消費者不致混淆
商品類似程度低	可降低商標近似程度的要求	即使商標有些許相似，因商品差異大，消費者不致混淆
二商標均為消費者熟悉	不但不能降低，反而需提高其他因素要求	二商標均為消費者熟悉，混淆發生機率極低
已有實際混淆事證	可無庸再要求其他因素的事證	（此為不利因素，應極力否認混淆事證之真實性）
申請出於善意	可降低部分因素的要求，但不具單獨決定性	搭配其他因素綜合論述

另依審查基準6.2，在商標註冊後發生爭議的案件中，如註冊人已大量使用且申請及使用均明顯善意者，各項因素的要求應高於一般申請註冊時的要求。換言之，要推翻一個善意使用中的註冊商標，所需的舉證門檻更高。此規定有利於已善意使用之註冊商標權人在異議或評定中的抗辯。

答辯書撰寫的實務技巧

技巧一：先強後弱，重點突出

將最有力的因素放在最前面論述。如果商標在外觀上差異明顯，應以外觀差異為首要論點；如果商品性質差異大，則以商品差異為重點。讓審查委員在閱讀初期即獲得最強的說服力。

技巧二：引用具體基準條文

答辯書中應大量引用審查基準的具體條文，展現申請人對法規的掌握。例如：「依審查基準5.2.5規定，外觀、觀念或讀音其中之一的相近，非絕對必然導致整體印象近似......」

技巧三：搭配具體事證

空泛的論述不具說服力。每一個論點都應搭配具體的事證，包括：

• 商標使用照片、包裝設計
• 銷售資料、發票、訂單
• 行銷文宣、廣告投放紀錄
• TIPO 商標檢索報告（同類商品上類似文字的他人註冊例）
• 市場調查報告（如有）
• 消費者認知調查（如有）

技巧四：善用比較表格

以表格方式並列比較二商標的差異，讓審查委員一目了然。可分為「外觀比較」「觀念比較」「讀音比較」「商品/服務比較」等表格。

技巧五：主位與備位兼顧

若對正面答辯的勝算沒有十足把握，可在答辯書末尾附上備位主張，例如：「如鈞局仍認有衝突之虞，申請人願就指定商品/服務減縮如附件所示，以排除衝突。」

技巧六：引用有利先例

搜尋智慧財產法院判決或行政訴訟判決中，與本案情形類似且結論有利的先例，引用其判決理由以支持答辯論點。但須注意審查基準5.8.3所述，商標採個案審查原則，前例僅作參考而不具拘束力。

答辯書範本架構

以下為混淆誤認答辯書的參考架構：

章節	內容	篇幅建議
壹、案件摘要	申請案號、商標圖樣、指定商品/服務、引證商標、核駁理由摘要	半頁
貳、商標近似分析	逐一比較外觀、觀念、讀音，論述整體印象差異	2-3頁
參、商品/服務類似分析	就性質、功能、消費族群、行銷管道等因素論述差異	1-2頁
肆、識別性分析	引證商標弱勢部分分析、申請商標獨創性說明	1頁
伍、其他有利因素	善意申請、市場區隔、消費者認知、無實際混淆事證等	1-2頁
陸、因素互動綜合判斷	援引審查基準6.1，論述各因素互動後不致混淆	半頁
柒、結論	綜合以上分析，請求核准註冊	半頁
備位主張（視需要）	如認仍有衝突，願減縮/分割特定商品	數行
附件清單	使用事證、檢索報告、市場資料等	依實際附件